[거버넌스 칼럼 15] 사재훈 변리사의 등록되지 않은 상표 어떻게 보호받을 수 있을까?

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위한 것으로서, ‘기호, 문자, 도형’ 등을 의미한다(상표법 제2조제1항).

또한 상표권으로서 보호받기 위해서는 특허청에 상표 등록을 필요로 하며, 상표 등록이 이루어지면 상표권자는 등록 상표를 지정 상품에 사용할 권리를 독점한다(상표법 제89조). 상표 등록 후 제3자가 무단으로 등록 상표와 동일·유사한 상표를 지정 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 상표권 침해에 해당하며 상표권자는 제3자에게 민사상 또는 형사상 책임을 물을 수 있다(상표법 제108조 제1항).

이와 같이 상표 사용자가 사용 상표를 상표법으로 보호받기 위해서는 사용하고 있는 상표를 특허청에 출원 후 일정한 요건을 심사하여 상표 등록이 이루어진 경우에 상표권 행사가 가능하다.

한편 부정경쟁방지법(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)은 제3자의 부정경쟁행위와 영업비밀 침해 행위를 방지하기 위해 제정된 법률(부정경쟁방지법 제1조)로서, 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

부정경쟁방지법은 국내에서 널리 인식된 타인의 상호, 상표 등과 유사한 것을 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고(부정경쟁방지법 제2조 1호), 제3자의 행위가 부정경쟁행위에 해당하는 경우 사용 금지 청구 행사가 가능하다.

부정경쟁방지법은 상표법과 달리 ‘상표 등록’을 요건으로 하지 않으므로 등록되지 않은 상표라도 국내에서 널리 인식된 경우라면, 제3자의 무단 사용을 방지할 수 있다. 또한, 상표법의 경우 등록된 지정 상품과

‘동일·유사한 상품’에 관해서만 상표권으로 보호를 받을 수 있지만, 부정경쟁방지법의 경우 제3자의 행위가 부정경쟁행위에 해당되는 경우라면 사용 상품의 동일·유사 여부를 따지지 않는다.

이러한 상표법과 부정경쟁방지법의 차이는 다음의 사례에서도 확인할 수 있다.

요약하면 루이비통닭은 2015년 경기도 양평에 문을 연 치킨집으로 고객에게 흥미를 유발시키고 상표의 인식력을 높이기 위해 프랑스 명품 루이비통을 떠올리게 하는 상호에, 치킨을 포장하기 위한 용기에 루이비통 고유의 모양과 매우 유사한 모양을 사용했다. 이에 루이비통 브랜드를 소유한 프랑스 LVMH그룹은 이를 부정경쟁행위에 해당한다고 보고 영업금지 가처분 신청을 냈으며, 이에 법원은 루이비통닭의 이러한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호에 해당한다는 이유로 상표 사용 금지를 인정하였다.

위의 사례의 경우, LVMH그룹은 루이비통닭의 상표 사용시에 치킨(29류), 음식점업(43류)의 지정 상품에 대해 상표등록을 보유하고 있지 않은 상황이어서 상표법에 기한 사용 금지 청구는 어려웠으나, 루이비통닭의 상표 사용 행위가 부정경쟁행위에 해당하여 부정경쟁방지법에 근거해 사용 금지를 청구한 것으로 보인다.

이후 루이비통사는 29류를 추가하여 2020년에 상표 출원을 하였으며, 해당 상표 출원은 현재 특허청에 심사는 계속 중이다.

이와 같이 상표 등록을 받지 않은 경우라도 사용 상표에 대해 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있다. 그러나 부정경쟁방지법의 경우 ‘저명성’을 요구하고 있고 제3자의 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지에 대하여 법원의 판단을 요구하므로 부정경쟁방지법에 기한 제3자의 사용 금지 청구는 쉽지 않다.

반면 상표법의 경우 상표권 행사를 위해 상표 등록을 요구하고 있지만 일단 상표 등록이 이루어지면 제3자가 등록 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 상표권에 기한 사용 금지 청구가 가능하며, 상표 및 상품의 유사 판단은 부정경쟁행위의 판단에 비해 용이하므로 침해 여부 판단이 비교적 명확한 이점이 있다.

따라서 상표 사용자는 사용 상표에 대해서는 우선적으로 상표 출원을 고려하여 상표권 확보를 시도하는 것이 바람직하고, 만약 상표권을 확보하지 못한 경우라도 제3자의 무단 상표 사용이 부정경쟁행위에 해당하는지를 확인하여 부정경쟁방지법에 의해 보호받는 방안을 고려하는 것이 바람직하다.

◈ 칼럼니스트

한국경영자문원 자문위원 사재훈 변리사

▣ 경력

- 48회 변리사 시험 합격

- 한국경영자문원 자문위원

- 특허법인 다나, 특허법인 제나 근무

- 도울 국제특허법률사무소 대표 변리사

- 혜윰 국제특허법률사무소 대표 변리사

- 대한변리사회 정회원

- 에너지기술평가원 지원 사업 평가 위원

- 재단법인 경기테크노파크 정부 사업 참여 전략 전문 컨설턴트

- 재단법인 경기테크노파크 경영지원 및 기업지원사업을 위한 전문인력

- 중소벤처기업부 R&D 기획지원사업 및 기술 사업화 지원사업 PM

출처 : 어떠카지TV(http://www.kajitv.com)