[거버넌스 칼럼 88] 사재훈 변리사, 특허 및 상표를 빨리 등록받기 위해서는 어떠카지?

특허권 및 상표권의 등록 권리자는 해당 권리를 사용할 권리를 독점하고, 특허권 및 상표권은 특허청의 설정 등록에 의해 발생한다.

이러한 특허권 및 상표권 등록을 받기 위해서는 반드시 특허청의 심사 절차를 거쳐야 하는데, 일반적으로 특허 출원의 경우 등록을 받기까지 18개월 전후, 상표 출원의 경우 12개월 전후가 소요된다.

기업의 성공을 돕는 사회적기업 케이마스 자료사진

이와 같이 특허 등록 또는 상표 등록을 받기 위해 1년 이상을 기다리는 것은 출원인에게 다소 가혹하며, 사안에 따라서는 긴급한 처리를 요구하는 경우도 있어 특허법 및 상표법은 심사 기간 단축을 위한 ‘우선심사제도’를 운영하고 있다.

본 컬럼에서는 특허 및 상표의 우선심사제도에 대해 알아보고자 한다.

‘우선심사제도’란 일정한 요건을 갖춘 특허출원 또는 상표출원에 대해 다른 출원보다 우선적으로 심사해주는 제도를 말한다.

일반적으로 특허와 상표 동일하게 심사는 심사청구 순위(특허) 또는 출원 순위(상표)에 따라 행해지는 것이 원칙이나, 모든 출원에 대해서 예외 없이 이러한 원칙을 적용하다보면 공익이나 출원인의 권리를 적절하게 보호할 수 없는 면이 있어서, 특허법 및 상표법에는 일정한 요건을 만족하는 출원에 대해서는 심사청구나 출원 순위와 관계없이 다른 출원보다 먼저 심사를 할 수 있도록 우선심사제도를 규정하고 있다.

다만, 우선심사 요건을 너무 광범위하게 인정하면 우선심사 대상이 지나치게 많아지게 되어 심사 적체가 발생할 수 있어 우선심사제도 운영 도입 취지에 반하므로 관련법에서는 우선심사 요건을 한정하여 명확히 규정하고 있다. 특허와 상표의 경우 각자 보호대상을 달리하고 법 목적을 달리하여, 우선심사 요건이 다소 상이하다.

다음에서 특허와 상표의 우선심사 요건에 대해서 설명하기로 한다.

(1) 특허의 경우,

1) 출원공개 후 제3자가 업으로서 출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원

2) 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우(시행령 9조)

- 방위산업분야의 출원

- 녹색기술과 직접 관련된 특허출원

- 수출촉진에 직접 관련된 출원

- 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원

- 다음의 어느 하나에 해당하는 기업의 출원으로서 출원된 발명이 그 기업의 업종과 관련성이 있고 해당 출원의 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 그 기업에 해당하는 출원

· 벤처기업의 확인을 받은 기업

· 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업

· 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업

· 지식재산경영인증을 받은 중소기업의 출원

· 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원

· 조약(PCT 포함)에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원으로서 당해 출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 출원

· 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원

· 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원

· 환경오염방지방법에 관한 출원

· 65세 이상 고령자가 한 출원

· 4차 산업혁명 관련 신특허분류를 부여한 특허출원

3) 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

4) 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우

5) 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 출원

(2) 상표의 경우,

1) 출원인이 출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우

2) 출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유 없이 업으로서 출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있다고 인정되는 경우

3) 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우

4) 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 출원을 한 경우

5) 「조달사업에 관한 법률」 제9조의2제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 단체표장을 출원한 경우

6) 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우 해당 출원

7) 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우 해당 출원

8) 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 상표전문기관에 선행상표조사를 의뢰한 경우

위의 특허 또는 상표 우선심사요건을 만족하는 경우 우선심사비용을 납부하고 우선심사신청서를 제출하여 우선심사를 진행하게 된다.

우선심사비용의 경우 특허의 경우 20만원이며, 상표의 경우 1상품류 구분마다 16만원이 소요된다. 다만, 이러한 비용은 특허청에 납부하는 관납료이며, 사안에 따라 대리인 비용이나 전문기관에 따른 조사 비용이 추가로 소요될 수 있다.

우선심사에 따른 심사 기간은 특허의 경우 우선심사신청 후 3~5개월 이내에 심사 결과를 통보받을 수 있고, 상표의 경우 3~4개월 이내에 심사 결과를 통보받을 수 있다. 다만, 특허의 ‘전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사사유’의 경우 최근 우선심사 착수기한이 연장되어 우선심사신청 후 9개월 이내에 심사 결과를 통보받을 수 있다. 이에 ‘전문기관 선행기술조사 의뢰에 따른 우선심사사유’의 경우 실효성이 다소 떨어진다.

실용신안 및 디자인의 경우에도 우선심사제도를 운영하고 있으며, 절차 및 요건은 특허의 우선심사제도와 크게 다르지 않다.

이처럼 우선심사제도는 추가적인 비용이 드는 단점이 있으나, 조속한 권리화가 가능하고 또 일정한 사유의 경우 우선심사신청 비용 감면도 가능하여 추가 비용을 최소화하며 제도를 이용할 수도 있으므로, 권리의 중요도나 권리 행사의 긴급성 등을 고려하여 우선심사제도의 적절한 활용이 필요하다 할 것이다.

◈ 칼럼니스트

사회적기업 케이마스(한국경영자문원) 자문위원 사재훈 변리사

사회적기업 케이마스(한국경영자문원) 자문위원 사재훈 변리사

▣ 경력

- 48회 변리사 시험 합격

- 사회적기업 케이마스(한국경영자문원) 자문위원

- 특허법인 다나, 특허법인 제나 근무

- 혜윰 국제특허법률사무소 대표 변리사

- 대한변리사회 정회원

- 에너지기술평가원 지원 사업 평가 위원

- 재단법인 경기테크노파크 정부 사업 참여 전략 전문 컨설턴트

- 재단법인 경기테크노파크 경영지원 및 기업지원사업을 위한 전문인력

- 중소벤처기업부 R&D 기획지원사업 및 기술 사업화 지원사업 PM

출처 : 중부연합뉴스(http://www.kajitv.com)