[거버넌스 칼럼 62] 사재훈 변리사의 '상표 출원시 상품의 선정은 어떻게?'

상표권으로서 보호받기 위해서는 특허청에 상표 등록을 필요로 하며, 상표 등록이 이루어지면 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제89조).

따라서 상표권은 상표 출원시 지정한 상품마다 권리가 발생하며 상표권 침해 판단시 등록 상표의 유사성 뿐 아니라 지정 상품의 유사성 또한 판단하므로, 상표 출원시 등록받을 ‘상표’의 선정 뿐 아니라 사용할 ‘상품’의 선정 또한 중요하다 할 것이다.

이때, 상품의 선정은 현재 사용하는 상품이나 영위하고 있는 사업의 종류 뿐 아니라 장래 사용할 가능성을 고려하여 폭넓게 선정하는 것이 바람직하다.

또한, 특허청에서 지정하여 고시하고 있는 상품과 현실에서 사용하고 있는 상품의 명칭이 다소 상이할 수 있으므로, 상품 선정 전 특허청이 운영하고 있는 인터넷 사이트를 통해 사전 검색하는 것이 바람직하다.

상품 검색 방법에 대해 간략히 소개하면, https://www.kipo.go.kr/로 접속하여, 상품 조회 페이지에서 원하는 상품을 검색하면 된다.

* https://www.kipo.go.kr

이때, 상품의 검색은 상표를 사용하고 있는 상품을 고려하여 다각적으로 검토하는 것이 필요하다. 예를 들어, 특정한 상표를 커피숍에서 사용하고자 하는 경우, 커피숍의 서비스업 외에 커피숍에서 판매하고 있는 커피, 케이크 등 판매 상품도 고려하는 것이 좋다.

* http://www.kipris.or.kr

위의 표에서 알 수 있듯이 커피숍업과 커피는 ‘류’가 다르고, 커피와 케이크는 ‘유사군’이 다르기 때문이다.

또한, 장래에 커피숍 프랜차이즈 사업을 생각하고 있다면 프랜차이즈업에 대해서도 상품을 추가하는 것도 고려해볼만 하다.

* http://www.kipris.or.kr

실제 스타벅스도 상표 출원시 지정 상품을 43류 외에도 30, 32, 35류를 추가 지정하여 상표 등록을 받았다.

* http://www.kipris.or.kr

참고로, 상표 출원시 특허청에 납부하는 출원 관납료는 1류가 기본이며, 1류가 추가될 때마다 추가 관납료를 납부해야 한다. 다만, 1류 중 20개 상품까지는 추가 관납료가 발생하지 않으므로, 동일류 내에서 20개의 상품까지 지정하여 출원하면 추가 관납료 납부 없이 상표 출원을 진행할 수 있다.

이처럼 상표 출원시 상표의 선택 뿐 아니라 지정 상품의 선정도 중요하며, 상품의 선정시 앞으로의 영업 확장 정도를 고려하여 다양한 상품에 대해서도 상품을 지정하여 출원하는 것이 바람직하다. 다만, 상품류의 추가시 출원시 추가 관납료 뿐 아니라 상표권 유지시 연차료가 가중될 수 있으므로 추가 비용등 비용적 측면과 장래 영업 확장성을 고려하여 적절한 지정 상품 선정이 중요하다 할 것이다.

◈ 칼럼니스트

KMAS(한국경영자문원) 자문위원 사재훈 변리사

KMAS(한국경영자문원) 자문위원 사재훈 변리사

▣ 경력

- 48회 변리사 시험 합격

- 한국경영자문원 자문위원

- 특허법인 다나, 특허법인 제나 근무

- 혜윰 국제특허법률사무소 대표 변리사

- 대한변리사회 정회원

- 에너지기술평가원 지원 사업 평가 위원

- 재단법인 경기테크노파크 정부 사업 참여 전략 전문 컨설턴트

- 재단법인 경기테크노파크 경영지원 및 기업지원사업을 위한 전문인력

- 중소벤처기업부 R&D 기획지원사업 및 기술 사업화 지원사업 PM

출처 : 어떠카지TV(http://www.kajitv.com)